Det kom fyra domar från Marknadsdomstolen (MD) om vilseledande efterbildning – marknadsrättens designskydd - under 2009, och är det något man kan sammanfatta året med så är det att det brast för de flesta.
Här skall den sista domen tas upp, den som gällde snökedjor till tyngre fordon. Men först en kort återblick.
Kriterierna
Kriterierna för att någon utformning skall få skydd mot vilseledande efterbildningar är att:
- den har särprägel i sig eller uppfattas ha det efter marknadsbearbetning. Särprägel betyder att utformningen skall ha en estetiskt huvudsakligen särskiljande funktion.
- den är känd, och det på så vis att den är känd och förknippas med visst ursprung
Och uppfylls de två kraven ges skydd mot efterbildningar som skapar förväxlingsrisk och därmed vilseledanden som påverkar kundernas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
En brasklapp finns; utformningar som huvudsakligen tjänar till att göra produkten ändamålsenlig, alltså är tekniskt eller funktionellt betingad, är aldrig marknadsrättsligt särpräglad.
De tre tidigare
- Dimmer
Först kom domen som gällde strömbrytare med dimmerfunktion för Elko. MD stannade sitt resonemang redan efter frågan om särprägel. De aktuella strömbrytarna ansågs inte vara särpräglade eller ha förvärvat särprägel trots en omfattande försäljning.
BILD BN 8/08 sid 43 – ELKOS dimer
- Taxi
Taxi Stockholm har sedan länge övertygat MD om att deras logotyp och takskylt är särpräglade och kända var för sig och i kombination.
Denna gång var emellertid skillnaden på symbol alltför stor, en röd cirkel vs Taxi Stockholms gula med ett rött stadshustorn. Taxi Stockholm vann ändå eftersom det vid inköpssituationen, när kunden vinkar in en taxibil, fanns en påtaglig risk för förväxling av bilarna som helhet.
BILD – BN 2/09 sid 42
- Likörflaska
Xantés flaska för XANTÉ-päronkonjak ansågs som helhet särpräglad. Men något skydd mot KISMI-flaskan blev det inte p.g.a. att Xanté inte kunde bevisa att XANTÉ-flaskan var känd.
BILD – XANTè-flaskan BN 5-6/09 sid 43
Snökedjor
I snökedjefallet var det österrikiska Pewag som stämde svenska Bema.
De två har samarbetat under sisådär 20 år då Bema har varit svensk återförsäljare för Pewags produkter. År 1990 skrevs ett distributionsavtal.
Detta fall gäller en snökedja för skogsmaskiner som såldes under märket HELT PERFEKT. Kedjan tillverkades av Pewag och var framgångsrik i Sverige. Efter en del kvalitetsproblem 2004-05 meddelade Pewag att tillverkningen skulle upphöra.
Under 2007 bildade Pewag emellertid ett svenskt dotterbolag och började sälja PEWAG HELT PERFEKT-snökedjor.
Samtidigt hade Bema börjat sälja HELT PERFEKT TITAN-snökedjor, efter att ha lagt ut tillverkningen till ett turkiskt bolag.
Pewags och Bemas kedjor är i allt väsentligt identiska.
Huvudsakligen estetisk
Pewag stämde och hävdade att Bemas kedjor är vilseledande efterbildningar samt att användningen av HELT PERFEKT också innebär ett vilseledande.
Därtill pekade Pewag på marknadsföringslagens svarta lista punkten 13:
”Försöka att sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en särskild tillverkare, på ett sätt som avsiktligen förespeglar konsumenten att produkten är gjord av samma tillverkare, trots att så inte är fallet.”
Pewag hävdade att kedjans utformning huvudsakligen är estetisk, om än till viss del funktionell. De pekade på ”kombinationen av runda gripelement, fyrkantiga länkar försedda med piggar och den blå färgen”, som särpräglat.
Pewag förklarade att även om Bema har kommit med en del synpunkter på utformningen så har kedjan utvecklats av Pewag baserat på två äldre kedjor.
När det gällde det varumärkesrättsligt hopplösa HELT PERFEKT pekade Pewag på att de har använt det under mer än tio år. Därtill pekade de på en marknadsundersökning med 100 respondenter. Pewag menade också att det inte är slutanvändaren som köper kedjorna, utan det är återförsäljare av skogsmaskiner, som köper och levererar med maskinerna. Trots det har 18 procent förknippat HELT PERFEKT med skogskedjor och Pewag, påpekade de och lägger till att hela 49 procent har i kontrollfrågan sagt att de uppfattar HELT PERFEKT som ett kännetecken, alltså att de anser att det härstammar från ett visst företag.
Pewag la till att det sker faktiska förväxlingar , de har nämligen fått in Bemas kedjor för reklamation. Kunden har alltså trott att de har köpt Pewags kedjor.
Pewag betonade att Bema bara har fungerat som distributör av kedjorna, och fått sälja dem under benämningen PEWAG HELT PERFEKT.
Pewag la dessutom till att efter uppsägningen 2006 hade Bema hade försökt få licens, inklusive know-how, på tillverkningen av kedjorna, vilket Pewag hade nekat.
Helt baserade på funktion
Bema förklarade att de har varit distributör av Pewags övriga sortiment, men inte HELT PERFEKT–kedjan. Pewag hade inga snökedjor för skogsmaskiner när Bema blev distributör. Då instruerade Bema hur sådana skulle konstrueras och anpassas till nordiska förhållanden. Den blå färgen var också Bemas idé och kopplades till Bemas dåvarande blå logotypfärg. Kedjan såldes under namnet PERFEKT. Bema var också initiativtagare, och tog fram modifieringarna, till den uppdaterade kedjan HELT PERFEKT på 1990-talet.
Modifieringarna var helt baserade på funktion, enligt Bema och menade att den antagligen hade kunnat patenteras, vilket dock inte gjordes.
Vid sidan av distributionsavtalet för Sverige och Norge från 1990, skrevs ett till avtal gällande HELT PERFEKT-kedjan, hävdade Bema. Detta avtal har man dock inte kunnat hitta. I det avtalet fick Bema exklusiv rätt för försäljning av HELT PERFEKT-kedjan i hela världen, beroende på deras insats vid framtagandet.
Bema sa vidare att Pewag vid flera tillfällen, bl.a. skriftligen uppmanade Bema att hitta en annan leverantör av HELT PERFEKT-kedjan. Detta uppfattade Bema som att de fick en ”kostnadsfri och oåterkallelig licens”. Pewags påstående om Bemas försök att få licens handlade enligt Bema bara om att de ville ha tillgång till konstruktionsritningen.
Bema hävdade också att de har lagt till TITAN i namnet på sin kedja för att skilja sin kedja från Pewags kedjor som är sämre produkter.
De har också en enda kund för kedjorna i Sverige, skogsmaskintillverkaren John Deere, och där är man fullt medvetna om att TITAN-kedjan inte kommer från Pewag, sa Bema.
När det gällde marknadsundersökningen för HELT PERFEKT hade Bema diverse kritik och påpekade att när det gäller så speciella produkter till en specialiserad målgrupp så måste det krävas att åtminstone 50 procent känner igen HELT PERFEKT, nu var det bara fem procent som gjorde det.
Bema noterade att HELT PERFEKT inte kan registreras som varumärke.
DOM
Saknas belägg för estetisk utformning
I frågan om kedjan hade rätt till skydd var MD kortfattad:
”Genom utredningen i målet har en detaljerad beskrivning getts av de funktionella fördelar som den aktuella utformningen av skogskedjan ”HELT PERFEKT” ger. […] Enligt Marknadsdomstolens uppfattning har det tydligt framkommit att utformningen av detta bruksföremål starkt styrts av funktionella faktorer såsom grepp, stabilitet, hållbarhet och passform m.m. Däremot saknas belägg för Pewags påstående om att utformningen av kedjan – förutom färgvalet som är av underordnad betydelse i sammanhanget – skulle ha varit betingad av estetiska överväganden. Några framträdande estetiska element kan inte heller iakttas hos produkten. Marknadsdomstolen finner sålunda att Pewags kedja inte som sådan är särpräglad i MFL:s mening. Det finns vidare inget som ens tyder på att produkten trots allt skulle ha förvärvat kommersiell särprägel.”
Därmed var kedjans öde beseglat. MD la ändå till att de vittnesmål som Pewag hade haft som bevisning för kändheten inte räckte till. Det krävs en mer systematisk genomgång av kännedomen på marknaden.
Svarta listan – bara flagranta fall, och grundkraven måste vara uppfyllda
När det gällde Svarta listans punkt 13 förklarade MD att det handlade om flagranta fall av efterbildning. Eftersom kedjorna inte ens var särpräglade så kunde inte heller punkt 13 bli aktuell.
18 blev 5 blev 3!
När det så slutligen gällde frågan om Bemas användning av HELT PERFEKT innebär ett vilseledande noterade MD att för detta krävs att HELT PERFEKT är känt, och därmed uppfattas som ett kännetecken med ett visst ursprung.
Därefter fortsatte MD den nedåtgående spiralen. Av den marknadsundersökning där Pewag utläste 18 procent kännedom och Bema fem procent så utläste MD tre procent!
Eftersom det inte heller fanns något annat som visade på att HELT PERFEKT skulle vara känt så fanns det inget som skulle skyddas mot vilseledanden.
Karaktären på HELT PERFEKT fick MD att lägga till följande:
”Mot att ett vilseledande skulle föreligga talar också att uttrycket i fråga har tydlig karaktär av beskrivande, allmänt omdöme.”
Med detta kan alltså Bema fortsätta på precis samma sätt i sin marknadsföring.
Lärdom:
- För design som är huvudsakligen funktionell, så finns det särskilda tidsbegränsade skydd, patent och möjliga designskydd. Den i tiden obegränsade marknadsrätten (och varumärkesrätten) kan inte erbjuda skydd för annat än estetisk och särskiljande formgivning.
- Ett allmänt värdeomdöme är aldrig ett bra varumärke.
Kommentar
PatentEye noterar att skillnaden, 18, 5 och 3, lär bero på att Pewag talade om att respondenterna kopplade orden till Pewag och snökedjor, medan Bema och MD bara talade om kopplingen till Pewag, alltså inte till snökedjor.
Även om denna skillnad sannolikt inte spelade någon roll i detta fall är den mycket intressant och värd att uppmärksamma.
För att uppfylla kravet på kändhet räcker det att respondenter uppfattar att kännetecknet har ett visst kommersiellt ursprung, inte att man kan peka ut exakt vem som är det kommersiella ursprunget. Hur många konsumenter kan namnge det exakta kommersiella ursprunget för ARIEL-tvättmedel?
Först fastställer man alltså huruvida något uppfattas som ett kännetecken, vilket här borde ha betytt att 18 procent var det relevanta talet (svaren snökedjor och Pewag), om inte kontrollfrågan visade att kännetecknet inte uppfattades som ett kännetecken utan var en beteckning för snökejdor som vem som helst kan använda.
Först därefter kan man om två träter om vem som är ursprunget se till vem, om någon, som namngavs.
Det finns anledning att vara vaksam om detta är en ny och förvånande riktlinje för bedömningen i MD.
Målnr C-25/08, domsnr 2009:23
BILDER:
Samma bilder som i BN 7/09
